打印耗材企业赢得美国337调查终裁不侵权
[ 时间:2019/6/6 10:06:15    来源/作者:-   字体:    浏览:179 次 ]

打印耗材企业赢得美国337调查终裁不侵权

——打印耗材企业应诉337-1106全胜


在CANON提起的337调查337-1106案中,继美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,简称USITC)的行政法官在2019年3月13日做出初裁认定被告不侵权后,2019年5月20日,USITC做出了复审裁决,维持行政法官的初裁,最终认定天威、纳斯达、ASTER等企业涉案产品不侵权,不存在违反337条款的行为,并结束337调查。


USITC的复审裁决将成为终裁。这是兼容耗材行业与OEM知识产权纠纷数十年博弈中的一次重要胜利,某种意义上来说具有里程碑意义。智专有幸代表天威公司全程参与这起337调查。这次胜利将会极大鼓舞中国打印耗材企业在海外知识产权纠纷中积极应诉和积极维权的信心,对中国其他企业/行业如何积极、专业、成功应对美国337调查也有重要参考意义。



1.案件历程

2018年2月28日,正值中国元宵节的前两天,CANON向USITC提起337调查,指控49家公司侵犯发明专利,被告包括纳思达、天威、Aster等中国主要的打印耗材制造商,引起了行业的广泛关注。

涉案产品


该案的涉案专利是CANON 2014年提起的337-918案中万向节联接件(Dongle gear)专利的继续申请(continuation application),CANON利用美国专利制度,通过改变权利要求的表述,扩大了337-918涉案专利的保护范围。这批继续申请在2016年至2017年提交申请,将被告企业在2014年至2015年应对337-918而做出的规避创新设计的产品又重新纳入了保护范围,这些设计涉及仅轴向移动的联接件,有些已在337-918后或被USITC或被美国海关等认为不侵权。也就是说,CANON通过美国继续申请专利制度,通过在后的继续申请,覆盖了在先的创新设计,主张在先的创新设计侵权,广大的兼容耗材和再生耗材制造商和销售商成为了“活动的标靶(moving target)”。这些继续申请在2017年8月至2018年1月获得授权,在专利授权后约半年内,CANON立即提起了337调查。


CANON相关专利附图


2018年3月26日,USITC根据CANON提交的起诉状进行了立案,确定案号为“337-1106 ”。接到起诉后,大部分被告缺席,天威第一时间做出反应,与专利法律顾问公司——珠海智专专利商标代理有限公司一起对案情进行了全面的案情分析(被控产品分析、被控专利分析、客户及交叉客户关系等),深入研究讨论后,坚信自己的产品不侵权,决定应诉。历时12个多月,2019年3月13日,USITC的行政法官做出了对被告有利的初步裁决,认为CANON涉案专利权利要求应当做缩限解释,被告的产品不落入CANON专利的保护范围,因此裁定被告不侵权并结束调查(可以参见智专先前报道:打印耗材企业赢得美国337调查初裁不侵权)。


2019年3月25日,CANON请求USITC对该初裁进行复审,认为不应当缩小解释权利要求的保护范围。2019年4月29日,USITC决定延长期限来决定是否复审该初裁。


2019年5月1日,美国国会议员Anna G. Eshoo致函USITC,指出337-1106案对美国经济和全球竞争力有广泛的影响, USITC在使得美国公司(例如HP)能够竞争和成功的美国法治基础中起到重要作用,而HP依赖于与CANON的专利许可协议来使用337-1106案中的涉案专利,这些专利对HP和CANON的商业成功至关重要,并且这些专利直接使美国消费者和商业受益,因此请求USITC在决定是否复审该初裁时,考虑碳粉盒专利对美国的广泛经济影响。



在国会议员发出信函后,业内人士担心可能会影响USITC的复审判断。


2019年5月6日,USITC正式决定复审该初裁。2019年5月20日,USITC在决定复审的两周之后,做出了维持行政法官初裁的决定。


2.总结和建议

337-1106案历时将近15个月,在中美经贸谈判风云变幻、中美政治经济因素纷繁复杂的情况下,USITC最终做出了对中国打印耗材制造商和其美国销售商有利的裁决,我们认为337-1106案也从一个侧面反映出USITC的专业、高效、透明。中国企业在面对海外知识产权纠纷时,尊重国外知识产权和诉讼制度,了解游戏规则,积极参与应诉,就可能在知识产权纠纷中获得胜利。天威公司多年来,面对海外知识产权纠纷,专业应对,就是一个很好的示例,此前天威推出的“NoTwist”非扭曲齿轮碳粉盒及PR2齿轮碳粉盒等, 先后成功突破337-829、337-918相关的普遍排除令,通过美国海关认可,已成为行业经典成功案例。对于337-1106案的成功,天威控股董事局主席贺良梅先生认为,对于原装厂商以专利诉讼或337调查等法律行动维护其合法权益,无可厚非,打印耗材行业,与原装打印机之间是有机结合关系,有竞争而非天敌,我们将一如既往地坚持自主创新,尊重知识产权规则,合理合法地维护自己的权益。


一花不是春。337-1106案中,天威、纳斯达和Aster等中国打印耗材制造商,理性分析,专业应对,积极应诉,全面做好费时费力的Discovery(证据开示)的相关材料提供,同时,案件审理过程中,及时赴美参加Markman Hearing (马克曼听证)及Mediation(仲裁)等程序,投入了大量时间和费用,每个企业的律师费用估计都超过百万美元,经过艰苦不懈的努力,最终涉案企业的涉案产品均获得了不侵权的全胜。


中国被告企业可以采用国内律师/代理人团队与国外律师团队配合的方式进行应诉,国内知识产权专业团队熟悉企业的技术和产品,国外律师团队熟悉国外的知识产权制度和诉讼制度,强强联合,有利于做出合适的应诉策略,控制应诉成本。 337-1106案中,智专与美国律师进行了密切的合作,尤其在不侵权、无效分析等实体工作方面给予了重要支持,节省了美国律师的大量时间和费用,特别是终裁与我们在一年前的立案阶段所预计的一致,智专团队颇为欣慰。 特别值得一提的是,我们在积极协助天威就涉案产品不侵权应诉的同时,还积极配合天威工程部门进行创新设计方案的讨论、评估,天威在很短的时间之内就做出了一个CANON认定不侵权的方案(简称PR3) ,以最短的时间内推出美国市场,及时减轻了客户的忧虑和避免浪费不必要的时间。


天威推出CANON确认不侵权的PR3创新设计

智专段淑华律师赴美参加337-1106案马克曼听证


此外,针对USITC的终裁,我们注意到CANON很可能会继续向联邦巡回上诉法院上诉, 我们将密切关注案件的进展。


“爱拼才会赢”,中国打印耗材制造商的拼搏努力,最终取得了胜利!恭喜中国打印耗材行业!


希望中国打印耗材行业坚持技术创新,利用知识产权保护,开疆拓土,扬帆远航。