【快讯】美国联邦巡回上诉法院裁定佳能败诉
[ 时间:2020/4/27 14:55:14    来源/作者:-   字体:    浏览:764 次 ]

美国联邦巡回上诉法院裁定佳能败诉

——中国打印耗材企业赢得337-1106案再次胜诉


  2020年4月20日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)宣布维持美国国际贸易委员会(USITC)在337-TA-1106案中做出的不侵权裁定,裁定佳能败诉。这也标志着以天威、纳思达和ASTER为应诉代表的中国兼容耗材企业赢得了337-TA-1106“万向节”齿轮案的再次胜利。这对一直饱受美国337调查困扰的中国兼容耗材行业,某种意义上可以说是一个里程碑式的胜利。



  由于新冠肺炎疫情影响,CAFC没有线下开庭,而是在2020年4月10日组织了电话口头听证,佳能律师、USITC律师以及第三方代表律师,进行了精彩的发言,佳能方面一如既往地认为其专利中对角度的描述包括零度或直线,第三方代表律师从本案的实施例、附图、关于倾斜的各种描述等五个方面进行了小结说明,认为佳能在其长达19个实施例,112个附图,及近370次关于倾斜的不同描述,例如“pivot”、“swing”、“incline”等,表明就其发明整体无一不在说明其所发明的耦联件是“倾斜”,不包括“轴向的”连接方式。



  337-1106案是在之前337-918案专利的“续申请”基础上再次提起的337调查,337-918案USITC颁布了最为严厉的普遍排除令,不分来源地禁止所有涉嫌侵犯涉案专利的采用“万向节”齿轮的碳粉盒进口到美国,给当时的行业带来寒流滚滚,业内戏称“万向节”为“万向‘劫’”,本次337-1106“万向节”续申请337调查案,在天威、纳思达及ASTER等被告的积极应诉下,取得了全面胜利,成为行业可喜可贺的“万向‘节’”。

 

  佳能是否会就此案再向美国最高院提起上诉,我们认为可能性应该很小,即便上诉,估计美国最高法院应该也不会受理。当然,如果佳能想再次穷尽法律救济程序也不排除上诉,但正如我们在这个案子2018年刚开始的时候所分析预测的,我们认为从严格的专利专业角度而言,佳能不会取得胜利,企业发明了什么,就应该得到什么保护,而不是通过专利撰写的上位而去获得不当的保护。


  我们尊重佳能对技术创新的不懈引领,对专利保护的孜孜以求,对可能涉嫌侵权行为的依法维权,我们感谢天威、纳思达及ASTER,理性专业,锲而不舍,积极应对。双方的伶俐攻防,为我们带来了一个精彩纷呈、酣畅淋漓的经典案例。



案件背景

  2018年2月28日,正值中国元宵节附近,佳能向USITC提起337调查,指控49家公司侵犯发明专利,被告包括纳思达、天威、Aster等中国主要的打印耗材制造商,引起了行业的广泛关注。

图1 涉案产品

  该案的涉案专利是佳能公司 2014年提起的337-918案中万向节联接件(Dongle gear)专利的继续申请(continuation application),佳能公司利用美国专利制度,通过改变权利要求的表述,扩大了337-918涉案专利的保护范围。这批继续申请在2016年至2017年提交申请,将被告企业在2014年至2015年应对337-918而做出的规避创新设计的产品又重新纳入了保护范围,这些设计涉及仅轴向移动的联接件,有些已在337-918后或被USITC或被美国海关等认为不侵权。也就是说,佳能公司通过美国继续申请专利制度,通过在后的继续申请,覆盖了在先的创新设计,主张在先的创新设计侵权,广大的兼容耗材和再生耗材制造商和销售商成为了“移动的标靶(moving target)”。这些继续申请在2017年8月至2018年1月获得授权,在专利授权后约半年内,佳能公司立即提起了337调查。

图2  佳能公司相关专利附图

  2018年3月26日,USITC根据佳能公司提交的起诉状进行了立案,确定案号为“337-TA-1106 ”。接到起诉后,大部分被告缺席,天威、纳思达及ASTER第一时间做出反应,认为被控产品不侵权,决定应诉。


  2019年3月13日,USITC的行政法官做出了对被告有利的初步裁决,认为佳能公司涉案专利权利要求应当做缩限解释,被告的产品不落入佳能公司专利的保护范围,因此初步裁定被告不侵权并结束调查。2019年3月25日,佳能请求USITC对该初裁进行复审,认为不应当缩小解释权利要求的保护范围。2019年5月20日,USITC做出终裁,宣布维持行政法官做出的不侵权的初裁决定,并终止337调查。




佳能公司上诉经过

  对于USITC在337-TA-1106案中做出的终裁决定,佳能不服,于2019年5月31日向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,要求美国联邦巡回上诉法院重新对于USITC在337-TA-1106案中做出的不侵权裁决进行复审。


  2019年6月28日,天威、纳思达和ASTER向美国联邦巡回上诉法院提交动议,作为重要利益相关方,请求参加诉讼。2019年7月2日,美国联邦巡回上诉法院同意天威、纳思达和ASTER参加诉讼。


  2019年9月9日,佳能公司向美国联邦巡回上诉法院提交了对USITC在337-TA-1106号案中的最终裁决的上诉摘要。佳能公司在摘要中认为,行政法官认为佳能在说明书中明确记载有“As has been described hereinbefore, in the present invention, the axis of the drum coupling member can take the different angular positions relative to the axis of the photosensitive drum.”,从而表明专利保护的是限于“可旋转”的耦联件,放弃了对轴向联接件的保护,佳能公司认为这正是佳能公司做继续申请专利的目的,继续申请专利权利要求采用的“movable”“可移动”的表达,就是意欲保护包括轴向在内的联接件。


  2019年11月8日,USITC向美国联邦巡回上诉法院提交了一份摘要,在摘要中,USITC指出在佳能公司主张的涉案专利提供的实施例中,碳粉盒的耦合部件是通过“pivotable”“可旋转”的方式连接到一起的,但是佳能公司在权利要求的解释中试图将“可旋转”上位成“可移动”的概念,试图将被告产品中涉及的“轴向移动”也纳入佳能专利的保护范围,USITC认为佳能公司的行为属于对专利权的扩大解读,通过马克曼听证程序,行政法官已经做出了合理的限制性解释。同日,天威、纳思达和ASTER也向美国联邦巡回上诉法院提交了摘要。纳思达在摘要中指出佳能公司就本案的涉案专利提交了继续申请,在继续申请中,佳能公司试图消除关于“可旋转”的描述,以扩大专利的保护范围,佳能公司的行为属于过度扩张专利权。天威和ASTER也在提交的摘要中指出了佳能公司过度扩张专利权的行为,并支持USITC对于“可移动”概念的限缩解读。


  2019年12月20日,佳能公司针对USITC的摘要进行了回应,在其回应中,佳能公司否认自己存在过度扩张专利权的行为,并认为USITC对于“可移动”这一概念的理解是错误的。佳能公司在回应中要求美国联邦巡回上诉法院撤销USITC在337-TA-1106案中做出的终裁决定。


  2020年4月10日,美国联邦巡回上诉法院就佳能公司针对337-1106调查不侵权的裁定的上诉进行了口头辩论。在口头辩论过程中,佳能公司认为涉案专利中提到的“可移动”应该包括0°,也就是耦合部件直接做轴向运动,而USITC认为0°并不能作为一个角度,涉案专利中提到的“可移动”并不能将轴向运动包括在内。


  口头听证后10天,2020年4月20日,美国联邦巡回上诉法院做出判决,维持USITC在337-TA-1106案中做出的不侵权裁决,这也宣告了佳能公司上诉的失败。



案件意义及启示

  理论上,佳能公司还可以向美国最高法院提起上诉。但是,向美国最高法院提起上诉需要明确的法律依据,佳能公司不能仅仅因为不同意USITC和美国联邦巡回上诉法院做出的判决就向美国最高法院提起上诉。同时,美国最高法院每年仅会从收到的几千份请求书中选取很少的案件来进行重审,预计佳能公司应该不会上诉,即便上诉,我们认为美国最高院受理机会很小,即便受理,我们认为佳能胜诉机会也会很小。


  在337-TA-1106案中,智专公司作为天威公司的专利顾问,代表天威公司及时进行了积极有效的应对。智专与美国律师进行了密切的合作,尤其在产品不侵权、专利无效分析等实体工作方面给予了重要支持,节省了美国律师的大量时间和费用。在案件过程中,智专团队积极配合客户做好Discovery(证据开示)的相关材料提供,同时,案件审理过程中,赴美参加Markman Hearing (马克曼听证)及Mediation(调解)等程序,还有诉讼全程做好诉讼费用的全面管控等,为客户经济有效地赢得胜利做出了积极的贡献。


智专段淑华律师赴美参加337-TA-1106案马克曼听证


  在337-TA-1106案之前的337调查中,中国的兼容耗材和再生耗材制造商大多是选择缺席或者签署同意令的方式来结束调查,因此之前的337调查中OEM厂商通常较为容易获得GEO(普遍排除令)和LEO(有限排除令),可以说在之前的337调查中,中国兼容耗材企业在与OEM的较量中屡屡不济。据我们统计,到目前为止,打印耗材行业有15起337调查,其中8起发布了普遍排除令。但是,在本次337调查中,中国企业积极应诉,有分有合,并最终取得了不侵权的终裁判决,可以说是一个里程碑式的胜利。


  显然,佳能公司不会轻易认同USITC的裁定,及时提起了上诉,将USITC告到美国联邦巡回上诉法院,中国兼容耗材企业也没有畏惧,天威、纳思达和ASTER作为第三方,积极地参与到佳能公司提出的上诉中,并最终取得了胜利。


  这次胜利提示我们,在应对海外的知识产权诉讼时,要做到“打铁还需自身硬”,中国企业要想在海外市场站稳脚跟,要有属于自己的技术创新产品。中国企业要想在知识产权的战场上获得胜利,必须学会尊重知识产权,学会尊重知识产权规则,法律的问题,用法律的方式来解决,理性专业,积极应对。同时,这次胜利也告诉我们,爱拼才会赢。


  在面对国外公司的诉讼时,要客观冷静,沉着应对,要“敢打敢拼”,可以根据企业的自身情况,采取各种灵活应对策略,如“边打边谈”,“边打边撤”或“一战到底”等,只要自身硬,最终可获胜。


  希望中国兼容打印耗材行业,经此一役,总结经验,坚持创新,坚持尊重知识产权,乘风破浪,扬帆远航。