【至诚至专】咬定商标不放松,巧用撤销始成功
[ 时间:2021/1/15 18:05:34    来源/作者:智专-龚金霞   字体:    浏览:738 次 ]
一、基本案情简介
    原告:惠州市志诚经济发展实业有限公司(以下简称志诚公司)

    被告:国家知识产权局


诉争焦点:

    (1)诉争商标是否违反了商标法第三十条“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”的规定。

    (2)诉争商标是否因引证商标被撤销而应被核准注册。


    诉争商标与引证商标的情况简述如下:



    2018年11月21日,商标评审委员会作出被诉决定,以诉争商标构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第三十条规定的情形为由,决定:驳回诉争商标在指定商品上的注册申请。
    2019年1月29日引证商标被提出撤销连续三年停止使用注册商标请求。2020年04月20日引证商标被撤销公告
    志诚公司明确认可诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成相同或类似商品。


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二、裁判结果

    本案诉争商标驳回复审后经历了一审、二审、再审的程序,简述如下:



一审判决:驳回志诚公司的诉讼


一审判决理由:

    1.诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

    2.诉争商标由汉字“金旺”构成;引证商标由汉字“金旺年”构成。将诉争商标与引证商标相比较,诉争商标“金旺”完整包含于引证商标“金旺年”,且含义并无明显差异,两商标文字构成、呼叫及视觉效果相近,相关公众在隔离比对时以一般注意力不易区分,应认定为近似商标,诉争商标与引证商标若共存于上述同一种或类似商品上,易造成相关公众混淆,从而对商品的来源产生误认。故诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

    3.志诚公司主张引证商标权利人已被吊销营业执照,但吊销营业执照仅是一种行政处罚措施,是对企业经营活动的限制,企业主体资格并未消亡,不能据此否定引证商标目前的效力状态。故志诚公司关于引证商标不应构成诉争商标注册障碍的主张不能成立,一审法院不予支持。

    4.志诚公司在诉讼阶段提交的在先判例,因其具体案情与本案不同,不能作为判断本案引证商标是否构成诉争商标注册障碍的依据,故一审法院不予采纳。最高人民法院于2016年9月27日作出的(2016)最高法行申362号深圳市柏森家居用品有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷申诉案裁定书中认定:商标驳回复审案件为单方程序,因此引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中,有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示。在缺乏对申请商标,特别是引证商标进行充分举证和辩论的情况下,商标知名度实际上无法予以考虑,否则将有违程序的正当性。本案中,引证商标持有人并未参与进来,志诚公司也未提交充分证据证明诉争商标在指定商品上经使用已可与引证商标相区分。志诚公司的上述主张缺乏事实及法律依据,一审法院不予支持。
 
二审判决:驳回上诉,维持原判
 

再审判决

    一、撤销北京市高级人民法院(2019)京行终5783号行政判决;

    二、撤销北京知识产权法院(2019)京73行初217号行政判决;

    三、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2018]第218260号《关于第26250773号“金旺”商标驳回复审决定书》;

    四、由国家知识产权局就第26250773号“金旺”商标申请重新作出复审决定。


再审判决理由:

    志诚公司向本院提交了国家知识产权局商标撤三字[2019]第W056708号《关于第4180139号第33类“金旺年”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》及第1692期商标公告上刊登的注册商标撤销公告作为新证据,拟证明引证商标已经在全部商品上被撤销注册,国家知识产权局已经予以公告,引证商标不再构成诉争商标获得注册的权利障碍。

    在二审判决作出之后,国家知识产权局作出决定,撤销引证商标在全部核定商品上的注册,并对撤销事实予以公告,据此,引证商标的注册商标专用权自公告之日起终止,不再成为诉争商标的权利障碍。


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三、小结


    1.类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系的商品。商标近似是指商标的文字字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似。判断商标是否构成近似,需综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、相关商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度等因素,以及前述因素之间的相互影响,以是否容易造成相关公众混淆为标准。
 
    2. 商标的价值在于使用,撤三制度的目的在于促使商标注册人将其商标进行使用,发挥其商标功能,避免商标资源的闲置及浪费。因此,商标并非获准注册就可以高枕无忧,还要积极地对其进行使用,将其投放到市场中流通;
 
    3. 引证商标的申请人被吊销营业执照,并非其主体资格消灭,故不能当然得出引证商标将不再被投入市场使用的结论。这种情况下,若想扫除引证商标这个障碍,应当对引证商标提出撤销连续三年停止使用注册商标请求;
 
    4. 对于引证商标提出撤三请求, 争议商标上诉能否成功取决于法官在判决此案时,引证商标的撤销决定是否已被公告。当事人在决定启动上诉程序时很难预判结果。一般来讲,提交上诉请求后,可能3-6个左右下发判决,例如:我们公司自己也处理过上述类似案件, 我们的客户是原告,一家美国公司,于2019年1月16日提交上诉请求,法官可能于2019年4~7月左右下判决书,而撤三决定可能于申请日起计9-12个月左右下发,我们对引证商标的撤三请求日是2018年6月25日,决定可能于2019年7~9月左右公告。我们当时建议如果这个商标对客户很重要,建议上诉的同时重新提出新的申请。客户最终采纳了我们的建议,上诉的同时提出新申请,最终,撤销了引证商标,客户的商标在中国被核准注册。
 
    5. 商标申请注册过程中若出现障碍,预估各程序所需时间是否准确与可采用哪些程序相结合的策略对商标申请能否被核准注册起到举足轻重的作用。


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