如何应对美国专利法改革
[ 时间:2013-2-22 13:45:57    来源/作者:珠海智专专利商标代理有限公司-段淑华 刘曾剑   字体:    浏览:3645 次 ]

     《美国发明法案》(America Invents Act)已于2011年9月26日由美国总统奥巴马签署颁布,该法案的通过可说是美国专利制度史上,近数十年来最大的变革,影响深远。
      本次美国专利法改革主要涉及与实体专利法相关的内容、专利授权后的复审程序、专利申请授权程序等方面的修改。这些方面的改革与实体专利法的国际协调有密切联系,改革的结果将使美国的专利制度与各国专利制度趋于接近。
      为让向以美国为主要市场的中国企业及厂商,可以及时清楚了解此次变革的各项规定、细节,以及未来的发展变化,珠海智专专利商标代理有限公司的段淑华律师和刘曾剑律师对此次美国专利法改革的重要方面进行整理如下,以供参考。

      一.从“先发明制”改为“发明人先申请制”
      长期以来,美国专利制度一直采用先发明制,即专利授予最先做出发明创造的发明人。而目前世界上绝大多数国家都采用先申请制。鉴于专利法国际协调的要求,再加上美国越来越多的申请人在国外申请专利,已经熟悉和习惯了先申请制的要求,此次改革对美国专利制度进行了一个重大的变革,将“先发明制(first-to-invent)”改为“发明人先申请制(first-inventor-to-file)”,即专利授予先申请的真正的发明人。
      随之进行的相应修改是,先前的“抵触审查程序”(interference,确认谁为先发明人的程序)将会取消,取而代之的是“衍生程序”(derivation,确认先申请人的发明是否衍生于后提交申请的发明人);先前的“专利上诉及抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)”将更名为“专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board)”。这项改革基本上已经让美国能够与国际公约接轨,改成了申请优先的制度。

      二.关于宽限期(grace period)
      目前世界各国有关宽限期的规定各有不同,其区别主要体现在宽限期的时间长度和适用范围上。过去,美国专利法的宽限期是12个月,在适用范围上也最宽,可以享受宽限的行为不限于与发明人自己有关的行为,还包括任何人进行的发表、公开使用等公开行为;我国及许多欧洲国家所适用的范围则相对较窄,只有申请人在特定的展览会或学术会议上的公开行为及未经申请人同意的公开行为才能享受宽限期。
      本次美国专利法改革没有修改12个月的期限,但将不构成现有技术的公开行为修改为限于发明人或共同发明人自己进行的公开行为,或者直接、间接源自发明人的公开行为。
      三.扩大现有技术范围,实行绝对新颖性
      此前的美国专利法规定,世界范围内的以专利、公开出版物形式公开,以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。本次改革修改了美国专利法第102条有关现有技术的规定,取消了地域区分,凡世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或其他方式为人所知的技术均构成现有技术。这一修改与世界各国专利制度的发展趋势是一致的。

      四.关于公开的要求
      按照美国专利法此前的规定,专利申请说明书中需记载“最佳实施方式(best mode)”,根据这个规定,专利申请人在申请专利时必须公开当时所知道的最好的实现方式,换句话说就是,自己没有留一手。这一要求既是授权条件之一,也可作为无效或者使专利权不能行使(unenforceable)的理由。本次改革保留了公开最佳实施方式的要求,但不再将其作为无效或者使专利权不能行使的理由。这一修改也使美国专利制度与其他国家的做法趋于一致。

      五. 关于对专利的有效性提出质疑
      此前,在美国对专利的有效性提出挑战主要是通过诉讼在法院解决。通过行政途径对专利的有效性提出质疑,主要是单方再审查程序(ex parte reexamination)和双方再审查程序(inter partes reexamination)。
此次专利改革增加了授权后复审程序(post-grant review),并以双方复审程序(inter partes review)取代原有的双方再审查程序,而单方再审查程序仍继续施行。
      授权后复审程序类似于欧洲专利公约中的异议程序,在专利公告日起9 个月之内, 任何人皆可提出授权后复审之请求;请求的理由除了新颖性及创造性问题外,还可包含说明书及权利要求书撰写方面的瑕疵。而双方复审程序则可视为授权后的第二阶段复审,任何人可于专利公告日起算9个月后或授权后复审程序结束后提出,但仅能以新颖性及创造性问题来挑战这个专利的有效性。
      授权后复审程序和双方复审程序这两个程序启动的时间和理由有所不同,但均由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理,对该委员会作出的审理决定不服的,可向美国联邦巡回上诉法院上诉(CAFC)。
      美国专利法的这一修改可以减少中国企业在美国提专利无效的成本。此前,美国专利确权主要是在法院进行,复杂的司法程序、昂贵的费用、耗时的审判周期,让很多想在美国提专利无效的中国企业望而却步;修改之后,在美国专利商标局就可以对专利有效性提出质疑,减少了去法院提无效诉讼的成本,有利于中国企业进入美国市场。

      六.关于专利标示错误(patent false-marking)
      专利权一个很重要的精神是公示周知(public notice),即专利权人必须对专利产品作出明确标示,以便他人知道专利权人的权利而且可以去检索,知道其权利范围以加以回避。反过来,专利权人如果在产品专利过期后仍不把标示撤掉,就会让人误以为此产品仍具有有效专利。
      按照美国专利法此前的规定,专利权人必须具体标识专利(比如披露专利号)才能获得侵权赔偿。由于许多产品标示不是那么容易,新修改的美国专利法顺应了当代互联网的发展,增加规定专利标识可以通过虚拟标记来满足,即专利权人可以通过披露一个无偿向公众公开的互联网地址来满足专利标识的要求,只要公众可以从所披露的互联网地址上查到关于专利的具体信息,这样仍然可以达到所谓公示周知的效果。
      另外,根据美国专利法此前的规定,如果专利权人虚假标识专利来欺骗公众(甚至包括标识过期专利),任何人可以起诉虚假标识的专利权人,所取得的罚款一半归起诉人,一半归美国政府。新修改的美国专利法推翻了任何人都可以起诉的条款,规定只有同虚假标识的专利权人有竞争并受到伤害的人才可以起诉,并且规定,过期的专利标识不算虚假标识。

    《美国发明法案》的签署通过,使美国专利制度经历了一次重大的变革,因此,中国企业只有密切关注并熟悉美国专利制度的这些重大变化,在必要时咨询律师意见,才能明白在什么阶段可以采用什么策略保护自己的创新成果,从而最大限度地利用新机会,并避免落入潜在的陷阱。任何问题或专利申请等,可联系 mail@innopat.com.cn

 

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