再生厂商从此一马平川?
[ 时间:2013-6-9 15:29:42    来源/作者:珠海智专专利商标代理有限公司-段淑华   字体:    浏览:1551 次 ]

 再生厂商从此一马平川?

          ——从美国联邦最高法院John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng一案谈起

 

一、关于John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng一案

1013319,美国联邦最高法院对备受关注的威利诉基尔特桑(John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng)一案作出了裁决,以63的多数驳回了约翰威利国际出版公司(John Wiley & Sons)对苏巴普·基尔特桑(Supap Kirtsaeng)的起诉。

案情大致如下:基尔特桑是泰国人,在美国求学时,他让在泰国的亲友为他在那里购买威利亚洲分部印刷出版的英文版教科书,然后他在eBay上出售,这种版本的书在纸张、油墨、色彩上虽然不及在美国印刷的版本,但内容上没什么出入,但价钱却是天壤之别。威利公司在2008年将基尔特桑告上了法庭,威利公司引用美国版权法§602 (a) (1) 来控告Kirtseng侵犯其版权,Kirtsaeng使用§109(a) 来辩护。地方法院的陪审团判基尔特桑故意侵犯了威利公司8项版权作品,要他向威利公司支付60万美元的赔偿金(每件版权作品7.5万美元)。

基尔特桑以“首次销售原则”为由上诉,简单来讲,即权利人将其产品售出后,就不能再就购买人的使用、处置等再主张权利。在裁决中,联邦第二巡回法院的三位法官以2:1的票数判定基尔特桑“不能利用首次销售原则”,认为“首次销售”限定在本土范围,而不适用于国外生产的作品。

基尔特桑不服继续上诉到美国联邦最高法院,美国联邦最高法院决定受理。本案中6位大法官检视§109(a)条文,认为該条文中只要求产品是“合法制造”(lawfully made under the title),并没有要求版权产品必须是在哪里制造的;因此§109(a)提出版权拥有者在卖出该版权产品后,便对该产品丧失干涉权。无论该产品是在美国制造的或在国外合法制造的,因此引用§109(a)不应有美国制造或非美国制造之区分;6位大法官指出如果将§109(a)解释成有美国制造及国外制造之区分,那将变成版权拥有者对国外制造的版权产品永远拥有干涉权,而同样美国制造有版权的产品在卖出后便丧失干涉权,这样的解释会造成版权权利不一致。最后6位大法官亦指出若认定§109(a) 这一法条的应用如果对美国国内或国外制造产品有不同的待遇,对拥有或买卖版权产品,会造成许多不必要负担,因为在美国国内贩卖国外制的合法版权产品会变成不合法。

围绕着“lawfully made under this title”,联邦最高法院从版权法的发展历史及法律精神等进行了深入的分析研读,还充分了解了图书馆协会,旧书零售商、博物馆及技术公司(汽车、手机等产品内部也涉及大量版权作品)等的市场及实际操作信息反馈,联邦最高法院还特别考虑了日益增长的对外贸易对美国经济的重要性等综合因素,最终,联邦最高法院推翻了下级法院的判决,认为“首次销售原则”在这里仍然是实用的。

也就是说,本判例确认了“在美国版权法下,受版权保护的产品在首次销售后,其版权权利用尽,无论首次销售是否发生在美国,还是发生在国外”,这个对版权消费者来说当然是个很好的消息。

这个判例确立的规则可以扩大到专利领域么?智专公司认为应该回归事情的本源,即从研究美国专利法及美国法院的判例来回答这个问题。

二、关于专利权权利用尽的涵义

“专利权用尽原则”被认为起源于德国,英美国家则多称为“首次出售原则”,含义大致相同,或者更明确地说,应该是“首次出售后专利权用尽原则”,目前在中国习惯称为“专利权用尽原则”。

美国专利法并没有规定首次售出原则,但由于美国是判例法国家,该原则作为对专利权人的限制被判例法所认可。在 Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 456 (1873) 一案中,美国最高法院认为:当专利权人或者其他权利人出售一个机器或设备时,因为该机器或设备的唯一价值就是使用,则他通过交换该使用价值得到了应得的报酬,同时也放弃了限制该产品的使用的权利,也就是说,专利权人或专利受让人从事了出售行为,就已经获得专利的使用费或报酬,那么购买者就可以自由的使用其专利产品而专利权人不得依据其专利权再对购买者的使用进行限制。

三、专利权用尽原则的意义

专利垄断权利作为一种专有权可以促进科技创新的发展,但是毫无止境的专利权又会对科技创新的发展和社会公共利益构成不利影响。因此,既保护专利权人的合法权益,又防止专利权对科技创新和公共利益产生不良影响,就必须对专利垄断权予以适当的限制。 专利权用尽原则比较好地解决了这一问题,具有积极的意义。

1.保证市场的正常运行

如果专利垄断权可以无所限制,则也就不会再存在稳定的“所有权”,因为所有权包括了所有人对其合法财产的处置权,如果专利垄断权没有边界,所有人对合法财产的处置权将不完整,这也就进一步导致市场不能正常运行。在专利权用尽原则下,专利产品的合法所有人对产品的所有权更为完整,只有这种所有权具有完整性,才能保证市场的正常运行。

2.维护专利权人的利益

垄断权是专利权的重要特征,在保证市场的正常进行的同时,还必须维护维护专利权人的利益,否则,“智慧之火”缺乏“利益之油”,不利于激发发明人的积极性。权利用尽产生之后,被用尽的权利是为法律所明确规定的与商品流通和购买者的使用有关的特定权利,用尽的目的在于防止权利人对同一产品主张多次权利,一旦权利人垄断实施了将受专利权保护的产品投放市场,则垄断权的合理使用目标己经实现,即权利人已经得到了相应的报酬。进一步分析,如果没有市场的正常运行,则专利权也难以从市场中得到回报。

四、专利权用尽原则对专利产品再利用的影响

1.专利产品再利用

在专利产品被合法销售后,购买者获得了某些权利,尤其是民事上的所有权和处置权。基于此,购买者有权通过修理来维持产品的有效使用寿命以及通过其它方式对专利产品进行再利用。但是由于专利权的存在,产品的制造权仍然属于专利权人所有,购买者不能在专利产品的再利用过程中重新制造出新的专利产品,即民事上的权利不能与专利权产生冲突。由于对于购买者到底可以进行多大程度的再利用上一直存在争议,因此,美国的法院以修理和再造来确定再利用过程中可允许的修理行为和不可允许的再造行为之间的界限。概括之,修理是购买者合法行使自己对产品的所有权和处置权的行为,而再造则是购买者重新制造出新的产品的行为,这与专利权人的专利权相冲突,因此是不合法的。比如,购买者对其汽车发动机更换火花塞的行为显然是一种正常的而且合理合法的修理行为。而如果汽车发动机只有火花塞是有用的,其它部件都已经报废,只利用该原有的火花塞再造出一台发动机,显然,这已经不能认为是通常意义的修理,而是一种重新制造发动机的行为,因此这与专利权人的专利权冲突,属于不可允许的再造行为。

由于判断修理和再造需要涉及到具体技术问题,因此,美国的法院一直以来没有对修理和再造之间的界限给出一个明确和绝对的定义,每个法院都是根据具体案件进行判断。因此,如何判断修理和再造目前没有各个法院通用的标准,甚至有些法院明确表示反对有这样的通用标准。通常来说,以下这几个因素是法院通常会考虑到的:

1)当产品报废后是否制造出一个新的产品;

2)产品的本身特性,是否产品的某个或某几个部件比其它部件使用寿命短;

3)对于易报废部件的生产或者服务是否已经形成产业或者比较大的市场;

4)专利权人的本质意图,可以从专利或者权利要求理解。

2.修理的合法性

普遍的法理和判例认为,专利产品一旦被合法售出,则专利权人无权根据专利法限制购买者如何使用该专利产品。因此专利权用尽原则赋予了专利产品的合法购买者自由使用、再销售和修理该产品的权利。而修理的合法性的意义在于,一旦购买者从专利权人或者合法的被许可人那里购买产品之后,权利人不能限制专利产品购买者修理或者更换损坏的或者用完的专利产品零部件的权利。

所谓“修理”是指“为维持或恢复机器最初运动(运转) 状态而采取的行为”。 修理的对象是已经被制造出来并合法投入到市场中的专利产品,属于专利权用尽的对象。因此,在判断争议的行为是否已由修理转化为违法的再造时,应在专利权用尽原则的前提下进行。 另一方面,当专利产品投放市场时,专利权人通过行使销售权,已可以获取一定的利润,即使消费者购买专利产品再予以转手,专利权人的利润也不受影响。 因此,修理的合法性赋予了专利产品购买者通过替换其中一个或多个已经用完的或者已经不能满足需要的该专利产品的零配件来修理该专利产品的权利。从民法的角度,财产所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利,修理权也是产品所有人对其产品的合法处分权的一种。

然而修理权并不是绝对的,购买者不能再造专利权人的发明,即,所谓的修理必须有度的要求,超过了度则构成再造,而所谓再造则意味着是重新制造了新的专利产品,这已经不再属于修理范畴。

对于认定为修理的参考因素,美国历史上比较有影响的判例包括:1850年的“刨床案” 1961年的“帆布车顶案”, 1989年的“过滤桶案”,1996年的“压力袖案”, 1997年的“钻头案”,1997年的“打印机墨盒案”,2001年的“一次性相机案”,2002年的“塑料件设备案”等。

3.修理的合法性的例外

通常专利产品再利用中的修理行为是可允许的,并不构成专利侵权,但是也存在特殊情况,以下几种情况下也可能会被认定为专利侵权:

1)被更换的部件本身受专利保护。当更换受专利保护的部件时,虽然对产品整体上是修理行为,但这一修理行为可能也会侵犯部件的专利权。

2)首次出售不是在美国。如“一次性相机案”中法院的观点,非美国首次出售的产品不能用尽美国的专利权。所谓权利用尽,首次出售行为必须发生在美国。

3)首次出售行为未获得专利权人许可。如果首次出售行为是非法的或者未获得专利权人许可,则专利权用尽原则不再适用,对产品的再利用构成对专利的侵权。即如果首次销售是非专利权人自己制造或非经专利权人许可而制造的,即这样的产品本身就是专利侵权的,那首次销售,显然不能适用。

 

结论

综上分析,我们认为专利问题会是一个比版权更为复杂的技术与法律复合性较强问题。从严格的法理角度来看,我们认为专利权的国际用尽应该更利于公平竞争,对消费者会更为有利,但法律的本质也是为政治需要服务的,在当今美国贸易保护等有一定势头的情况下,我们认为没有采取专利权国际用尽的原则也是不会太出乎意料的。故回到再生耗材是否能借版权胜利的东风,一马平川,我们持谨慎乐观,至少近期或一段时间内还不能实现“无论耗材的首次合法销售发生在哪里,消费者都有权购买使用过的打印机耗材、翻新,然后在美国境内进行再销售。”

关于专利权国际用尽的案例或法律法规动态,智专公司将密切关注,会第一时间将我们的看法与再生时代的读者分享。

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